Qu’elle porte le numéro IV ou qu’elle autorise des espions « to kill », une licence c’est un droit de faire.
Pourquoi un établissement de recherche parle-t-il donc de licence avec le monde industriel ?
Ou plutôt, pourquoi une entreprise devrait-elle acquérir une licence auprès d’un laboratoire de recherche public (en fait auprès de ses tutelles, université ou organisme, qui ont seules le pouvoir d’agir juridiquement).
Le premier cas qui justifie le recours à cet outil contractuel relève du transfert de technologie ou plus largement du « knowledge transfer », notamment vers des jeunes pousses (start-ups).
Il existe des connaissances, des technologies, des logiciels, des bases de données, du matériel biologique, des molécules, des méthodes et des procédés qui ont été développés au sein de laboratoires publics. Quel que soit le domaine, des entreprises peuvent trouver dans cette profusion de ressources matière à améliorer leurs produits ou services, et dans certains cas à en créer de nouveaux. Ces ressources sont parfois libres et diffusées librement, mais le plus souvent elles font l’objet d’une protection industrielle (PI) ou d’une protection par droits d’auteur. Les modalités de protection sont diverses et très différentes : depuis la mise au secret qui conserve tout l’intérêt économique d’un savoir-faire, jusqu’aux titres de PI (tels que le brevet par exemple) qui permettent une formalisation et une appropriation maximales.
La protection industrielle confère au propriétaire des droits exclusifs, c’est-à-dire un monopole. La licence permet simplement d’autoriser un tiers (ici une entreprise) à utiliser contre rémunération ce qui est protégé, sans risque d’être attaqué au tribunal par le propriétaire (ici le laboratoire) pour contrefaçon.
Un deuxième cas, très répandu, se présente lorsque entreprises et laboratoires publics collaborent sur des projets de recherche. Ces projets sont cadrés par des contrats de collaboration, qui traitent inévitablement des conditions d’usage des résultats qui sont obtenus dans la collaboration. L’entreprise a pour objectif de les utiliser pour en tirer avantage et profit ; le secteur universitaire a pour mission de les diffuser mais aussi de les valoriser, y compris d’un point de vue financier, rejoignant ainsi la visée économique du secteur privé. Une manière de concilier publications (qui demeurent la base essentielle de l’évaluation de l’activité académique) et exploitation industrielle et commerciale est de mettre en œuvre les lois et les outils de la Propriété Intellectuelle.
Les collaborations produisent ainsi notamment des brevets, dont la mise en œuvre peut nécessiter une licence, matérialisée par un contrat. Ce type de contrat peut concerner également tous les autres titres de PI (les marques par exemple), ou encore les logiciels ou les bases de données, massivement produits par la recherche publique.
Si, comme il est fréquent, les partenaires partagent la propriété de ce qu’ils produisent en commun, la licence devient stricto sensu un accord d’exploitation, avec un retour financier vers le copropriétaire qui n’exploite pas industriellement les résultats. Il est à noter que lorsque la protection choisie passe par la mise au secret de résultats, et non pas par le dépôt de demandes de brevets, les conditions d’exploitation peuvent être similaires ; on parlera parfois de « licence de savoir-faire ».
Il peut enfin arriver que l’utilisation industrielle et commerciale de résultats d’une collaboration de recherche nécessitent l’utilisation de droits antérieurs (désignés dans le monde anglo-saxon par le terme Background IP ou BIP) : il faut alors prévoir une licence relevant du cas 1 décrit ci-dessus.
Une licence est un objet complexe, façonné par l’objet qu’elle vise et son environnement législatif : elle doit être négociée en alliant compétences juridiques, PI et business.
Les points importants dans une licence sont nombreux, mais pour aborder la négociation, il est incontournable que chaque partie définisse ses attentes, en terme de périmètre (technique et géographique) des droits concédés, de durées, d’exclusivité, et de contre-parties financières.
Ce survol rapide ne vous épargnera pas de faire appel à des professionnels du « licensing », mais ils sont au service de la volonté des parties qui négocient. Il est primordial comme dans toute négociation de connaître les attentes de chaque partie, ses limites et ses contraintes : la collaboration public-privé dans le domaine de la recherche crée de la valeur, le premier enjeu ici est d’en organiser une répartition équilibrée et acceptable au regard des apports et des missions de chacun.
